Come si procede alla registrazione di un marchio?

• Che cos’è il marchio
• Requisiti di validità del marchio
• La tutela del marchio
     Marchio di fatto
• Procedura di registrazione del marchio
• Fonti normative

1. Che cos’è il marchio

Il marchio rientra nei segni distintivi di un’impresa, ovvero nel modo attraverso cui individuarla. Infatti, così come esistono segni distintivi delle persone, esistono anche segni distintivi dell’impresa tra i quali rientrano il marchio, la ditta e l’insegna. Detti mezzi di individuazioni sono tutelati dalla legge che riconosce all’imprenditore l’esclusività d’uso e ne impedisce l’utilizzo da parte di altri.

Il marchio è il segno distintivo del prodotto o del servizio dell’impresa e, precisamente, il segno attraverso il quale se ne attesta la provenienza. La sua disciplina è contenuta non solo nel codice civile (artt 2569-2574), ma anche nel codice di proprietà industriale (Dlgs 30/2005) e nel relativo regolamento di attuazione.

La funzione distintiva del marchio porta con sé la necessità che esso rappresenti un segno estrinseco al prodotto. Infatti, non possono adottarsi come marchi “i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto” ( art. 9 cod propr. Ind). Ciò significa che il prodotto, anche senza il marchio, deve essere già completo, sia esteticamente sia funzionalmente.

I marchi posso essere:

• nominativi: risultare da una denominazione;
• emblematici: risultare da segni, simboli, figure;
• misti: risultare da segni e denominazioni.

L’art. 7 del codice di proprietà industriale chiarisce che possono costituire marchi d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente come parole, compresi nome di persone, disegni, lettere, cifre, forma del prodotto o della confezione, combinazioni o tonalità cromatiche.

I marchi inoltre possono essere individuali ox collettivi.

Alla disciplina interna sul marchio si aggiungono quella del marchio comunitario, cioè quello disciplinato in maniera uniforme nell’ambito UE, istituito con Regolamento CE n. 40/94, oggi in versione codificata con Regolamento CE n.207/2009.

2. Requisiti di validità del marchio

Un marchio per essere valido deve essere nuovo, dotato di capacità distintiva e lecito.

• Novità (art. 12 CPI) : il marchio si intende nuovo quando non esistono altri marchi identici o simili già registrati, oppure notoriamente usati, per identificare un servizio o un prodotto che il marchio andrà ad individuare ;
• Capacità distintiva (art 13 CPI): il marchio non deve consistere in segni di uso comune o in denominazioni generiche non idonee ad indentificare in maniera immediata il servizio o prodotto che il marchio andrà ad individuare;
• Liceità (art. 14 CPI): non possono costituire marchi i segni contrari alla legge, quelli idonei ad ingannare il pubblico e quelli il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto.

3. La tutela del marchio

Gli articoli 2 e 15 del codice di proprietà industriale dispongono che il titolo di proprietà industriale relativo al marchio, con il diritto esclusivo dell’uso dello stesso, si acquista tramite registrazione.

Dalla registrazione il titolare del marchio d’impresa ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica:

• un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
• un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
• un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

Per tale motivo è molto importante precisare bene nell’atto di registrazione per cosa si intende tutelare il marchio, così da permettere la chiara individuazione dei prodotti e dei servizi da proteggere.

3.1 Marchio di fatto

Come detto in precedenza la registrazione conferisce all’imprenditore un utilizzo esclusivo del marchio. Tuttavia, in alcuni casi, il marchio non viene registrato, ma l’imprenditore decide di farne un uso di fatto.

In tal caso l’imprenditore rischia che altri possano procedere alla registrazione del marchio, non essendo lo stesso coperto dalla tutela che inibisce l’utilizzo a terzi dello stesso, ma anche che il marchio stesso venga contraffatto.

Tuttavia, non sempre il marchio di fatto non registrato è privo di tutela. È il caso del marchio cd notorio, quando cioè l’utilizzo dello stesso avvenga con notorietà generale tale da fargli conseguire una certa fama.

Sebbene non si può ritenere configurato in capo all’imprenditore un diritto esclusivo sul marchio di fatto, tuttavia si potrà inibire la registrazione dello stesso perché verrebbe meno uno degli elementi di validità del marchio, ovvero la novità. Infatti, l’art. 12 del codice di proprietà industriale esclude la novità del marchio quando lo stesso sia da altri utilizzato. Affinchè possa essere esclusa la novità e, quindi, inibita la registrazione è necessario che il marchio abbia raggiunto una notorietà generale e non puramente locale.

4. Procedura di registrazione del marchio

Il marchio si registra tramite:

• deposito della domanda di registrazione per marchio di impresa, redatta su apposito modulo, presso una qualsiasi Camera di Commercio;
• invio della domanda di registrazione tramite posta raccomandata a/r all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi- divisione VIII- via Molise 19- 00187 Roma;
• invio della domanda di registrazione tramite il sito servizionline.uibm.gov.it.

I diritti che seguono la registrazione decorrono dalla data del deposito della prima domanda di registrazione del marchio e durano per dieci anni. Allo scadere di questi è possibile rinnovare il marchio presentando una domanda di rinnovo.

L’art. 19 del codice di proprietà industriale prevede che possa ottenere una registrazione per un marchio di impresa anche chi decide di posporne l’utilizzo. Dunque, si può ottenere la registrazione anche prima di utilizzare il marchio, purchè l’utilizzazione avvenga nei 5 anni successivi alla data di registrazione.

Il marchio è protetto solo nello stato in cui viene registrato. Dunque, se viene registrato in Italia, la tutela sarà circoscritta allo stato italiano, con la conseguenza che lo stesso marchio potrebbe essere registrato da terzi in un altro stato.

Ebbene, per poter essere tutelati al meglio e ad ampio raggio, sarà necessario ricorrere al Marchio Europeo o al Marchio Internazionale che garantirà all’imprenditore l’utilizzo esclusivo rispettivamente nei vari paesi dell’Unione Europea e in altri Paesi nel mondo.

Fonti normative

Codice di proprietà industriale Dlgs 30/2005

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